“一只酸奶牛”引发的商标注册隐患

我们申请商标注册时，主要考虑是否有相同或者近似商标，因为一旦相同或者近似，我们的商标就无法申请成功。但是公司经营范围也有可能成为商标注册失败的原因。

注：该商标无效宣告时已转让至梁英名下。

一、基本案情

（一） 商标争议一战——商标异议申请

“一只酸奶牛”商标（以下称争议商标）由成都离岸商务服务中心（即本案原被申请人）提出申请注册，指定使用在第43类备办宴席、咖啡馆等服务上。经初步审定并公告后，本案申请人在法定期限内提出异议申请，2017年9月28日原国家工商总局商标局裁定申请人所提异议理由不成立，争议商标准予注册。

（二） 商标争议二战——商标无效宣告申请

　　申请人于2017年10月17日对争议商标提出无效宣告请求，申请人以原被申请人营业执照的经营范围中包含“知识产权代理服务”，但争议商标指定使用的服务为餐饮方面，不属于“商标代理”服务所属群组，违反《商标法》第十九条第四款；争议商标是以不正当手段抢先注册他人在先使用并具有一定影响力的商标，违反了《商标法》第三十二条为由，提出争议商标无效宣告请求。

二、案件解析

《商标法》第十九条第四款规定“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标”，该规定系对商标代理机构申请注册商标的限制性规定，即从事商标代理业务的服务机构，只能申请注册第45类法律服务所属群组的商标。

根据《商标法实施条例》第八十四条的规定，《商标法》所称商标代理机构，包括经工商行政管理部门登记从事商标代理业务的服务机构和从事商标代理业务的律师事务所。

本案中，争议商标自2015年4月9日申请注册之日至2017年12月20日变更经营范围之时一直属于原被申请人所有，原被申请人企业经营范围涉及“知识产权代理服务”，而商标代理属于知识产权代理服务。因此，原被申请人主体应属于“经工商行政管理部门登记从事商标代理业务的服务机构”的范畴。争议商标并非指定使用在知识产权代理服务上。故原被申请人申请注册争议商标的行为已构成《商标法》第十九条第四款所指情形。

三、争议焦点

本案争议焦点在于：

1、原商标注册人的经营范围包含的经营项目为“知识产权代理服务”，但并未在商标局备案，是否与《商标法》第十九条第四款表述中的商标代理机构相一致。

2、原商标注册人在本案审理时经营范围中，已经删除“知识产权代理服务”。审理时应以哪个经营范围为准。

四、结论

“知识产权代理服务”包括了专利、商标、版权等代理服务，原被申请人在注册申请争议商标时的经营范围包括“知识产权代理服务”故其属于《商标法》第十九条及《商标法实施条例》第八十四条第一款所规定的“经工商行政管理部门登记从事商标代理业务的服务机构”。

商标局于2015年1月1日作出的《关于对商标代理机构申请商标注册的审查决定的说明》，其中涉及“如未在商标局备案的商标代理机构申请注册的商标被初步审定或被核准注册，任何人可以通过异议程序或商标注册无效程序要求不予核准注册或宣告无效该注册商标无效”。由此可见，是否在商标局备案并非认定商标代理机构的必要条件。

虽然至本案审理时，原被申请人的经营范围已发生变更，不再包括“知识产权代理服务”，但不能改变争议商标申请时原被申请人属于商标代理机构的事实，即商标案件审理时应以商标注册申请时经营范围为准。

（2018）京73行初11936号北京知识产权法院行政判决书支持了商标局裁定。

因此，我们在向工商行政管理部门申请登记经营范围时，一定要注意这个潜在风险。